創業一定要註冊商標嗎？很多創業者，在初創時期不想花這麼多錢在一些「看不到」的地方上，而智慧財產權被忽略的情形更是不計其數。不可避免地，初創時期的資金確實有限，光是在北部開一間小咖啡廳就至少就需要200萬的費用來維持基本營運。商標權如果被忽略了？有什麼方法補救？以下透過案例來帶各位瞭解，如果忘了註冊商標，法律上還有什麼權利？
情境如下： （本情境純屬虛構，為本作者對法律之個人意見）
大芝家裡15年前在士林開的麵店「李記牛肉麵」(沒有註冊任何商標取得商標權)，因為哥哥曉明遭到逮捕之後，麵攤暫時停止營業，而這一停就是4年。這期間內大芝每週會去店裡面幫忙打掃，但仍無法做生意。
4年之後，大芝最終離開新聞公司，重新接下了李記麵攤跟爸媽繼續賣麵。回復經營3個月後，被一位持有「李記」的商標權人提出告訴侵害商標權；而該「李記」商標在3年前(暫停營業後一年)取得，註冊在「餐廳、小吃攤」。
大芝找王赦律師協助辯護，還略懂一點商標的王律師，判斷最可能有什麼結果？能否主張因為善意在商標註冊權人之前使用，而可繼續在原先的營業範圍內使用？
A: 無法，因爲暫停使用商標4年而致喪失權利
B: 可以，因麵店獨資行號未辦理停業或歇業，可以回復繼續使用
C: 可以，該商標權人位於高雄，不會造成消費者混淆。
D: 以上皆非
答案： A （請反白）
要瞭解本題目的答案前要先理解何謂商標的混淆誤認，也就是一般所謂的商標侵權（也俗稱抄襲）；邏輯上，如果被告的商標造成商標侵權的話，可以利用善意先使用作為防禦手段。
背景知識：
混淆誤認的判斷因素（不限下述所列）:
(１)商標識別性之強弱；(２)商標是否近似暨其近似之程度；(３)商品/服務是否類似暨其類似之程度；(４)先權利人多角化經營之情形；(５)實際混淆誤認之情事；(６)相關消費者對各商標熟悉之程度；(７)系爭商標之申請人是否善意；(８) 其他混淆誤認之因素(ex.行銷管道)。
若有混淆誤認，可主張商標法第36條善意先使用，要件如下:
(1) 使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前;
(2) 繼續「使用」* 情形「未中斷」**且以原使用的商品或服務為限;
(3) 商標權人可以要求在先使用商品應附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，避免干涉商標權人權利。
(商標法逐條釋義2017.01; 此等要件未明文規定於法律。)
*所謂「未中斷」，筆者認為可由「消費者客觀角度」和「店家主觀角度」分析是否中斷「繼續使用」商標。
**所謂「使用」指使用商標以表彰商品或服務的來源。
解析：
因為本題並未提及消費者角度，僅提示大芝僅每週到店內打掃，店面未販賣牛肉麵已經許久。若站在商標權人角度想，因爲相信大芝一家已經暫停「使用」商標且無繼續使用的可能，才進而去申請註冊「李記」，並計劃至士林開設分店，應該保障商標權人的優先註冊？
A: 雖然法律上並沒有要求停止多久，但為本題中最適合的答案。因為中斷使用商標可能導致無法使用善意先使用作為抗辯。
B: 是否有使用商標與使用主體的狀態無關。例如：沒有因註冊取得商標權的youtuber/網紅團隊若無獨資、合夥或法人組織，仍可以使用商標來表彰商品或服務來源為「台客劇場舉辦的淨灘活動」,「Debbie提供的廣告代言服務」。
C: 邏輯錯誤。如果沒有混淆誤認，則不須考慮善意先使用。不是因為可以「善意先使用」而導致「不會混淆誤認」。
另外，單純就位於「高雄」的「牛排館」而認定無混淆誤認尚嫌速斷，還需考量其他因素。
補充資料：
一、姓氏、姓名可以註冊商標？
可以，要能證明使用商標後，經不斷廣告、行銷、使用商標，獲得了後天的「識別性」，讓消費者能連結使用的「商標」與所提供的「商品或服務」。
二、為什麼街上一堆「Ｘ記」?
街上成千上萬的「Ｘ記」大多都沒有註冊商標，一方面大家都用所以識別性低，一方面也因為要取得此種商標有難度。「姓氏＋記」並不是一個非常好商標。好的商標可以帶有暗示或明示的「描述商品或服務」，且又具有獨特的「識別性」。
暗示或明示讓消費者能夠輕鬆知道你提供的商品服務是什麼，「識別性」讓你成為獨一無二的商標，容易建立品牌連結和避免與他人相似。例如：Nespresso 就是一個不錯的商標，不但依附Nestle原本的商譽，又結合Espresso代表義式咖啡。
三、「黎記」 v. 「李記」 的餐聽？
姓「黎」的人很少，消費者會認為「特別」，或許，並不會直接聯想到姓氏，識別性會比較高。姓「李」的人很多，消費者常會聯想姓氏，而且通常使用在餐飲。這時，你必須向智慧局提供大量資料讓你獨佔「李記」在某一項商品或服務。附帶一提，如果「李記」是提供「電路板加工」服務，識別性可能會比「餐廳」服務高些。
四、如果題目中為「士林青勳牛肉麵」，而商標權人註冊為「青勳」牛排館？
若站在商標權人角度想，因爲相信大芝一家已經暫停「使用」商標且無繼續使用的可能，才進而去申請註冊「青勳」，並計劃至士林開設分店，應該保障商標權人的優先註冊？應該與合法註冊取得商標權的「李記」有所區別？
我國商標法採註冊保護原則，商標權之取得，以註冊為要件，然商標貴在 使用，例外尊重先使用商標之事實，設置善意先使用制度，並賦予商標權人得 要求附加區別標示，惟不宜擴大善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益， 以為衡平。
為了貫徹商標註冊主義，仍應以註冊日為主。然而，商標貴在「使用」，為了權衡先前使用者的權利，例外尊重先使用商標之人。善意先使用制度，給予先使用商標之人保障，並賦予註冊商標權人可要求先使用者附加區別標示，避免擴大善意先使用範圍，而影響商標權人之註冊權益。
注意：商標權是採註冊主義，有註冊才有商標權，沒註冊的商標只能繼續使用在原有範圍內。且商標權人有權要求先使用者附加標示。
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Author
楊杰凱 專利師
2019.05.05
總承國際專利商標事務所｜總承會計師事務所｜主持專利師｜商標代理人｜國立清華大學工業工程管理學系｜清大創新創業學分學程｜華盛頓大學法學院法學碩士｜接受新事物，突破舒適圈。主要提供公司成立及智財服務，從工商登記、商標設計、商標申請到專利申請。“Stay positive. Work hard. Make it happen.”
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